广东金融学院专利实务讲义06专利行政诉讼的代理.docx

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1、实验六专利行政诉讼的代理按照0前的专利行政诉讼的实际案件来看，专利行政诉讼案件中绝大多数以专利复审委员会为被告，而且是不服专利a复审委员会维持驳回申请的复审决定或专利权无效宣告请求审查决定而提起的专利行政诉讼案件。因此，本章主要对这两种专利行政诉讼案件的专利代理工作作一简单介绍。第一节专利行政诉讼概述不服专利复审委员会维持驳回申请的复审决定或专利权无效宣告请求审查决定向法院提起的诉讼属于专利行政诉讼，其在程序上除了专利法律或法规作了明确规定的以外，适用行政诉讼法的规定。为此，本节先对专利行政诉讼作一概要说明。一专利行政诉讼的种类专利行政诉讼案件，是当事人不服国务院专利行政部门所作出的行政决定和

2、地方管理专利工作的部门所作出的处理决定或处罚决定而起诉到人民法院的案件。专利法中规定的国务院专利行政部门是指国家知识产权局，在专利法中还规定国务院专利行政部门设立专利复审委员会，而专利法中规定的地方管理专利工作的部门是指由省、自治区、直辖市人民政府以及专利工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的地方知识产权局。因此按照作出行政决定的部门来划分，专利行政诉讼案件分为三大类：以国家知识产权局为被告的专利行政诉讼案件；以专利复审委员会为被告的专利行政诉讼案件；以及以地方知识产权局或相应职能部门为被告的专利行政诉讼案件。国家知识产权局的主要任务是受理、审查专利申请和授予专利权。但是对于国家知识

3、产权局针对专利申请所作出的驳回决定或授权决定，由于在专利法中明确规定了其法律救济手段，因此不服国家知识产权局这两类最主要的行政决定不能直接向人民法院提出专利行政诉讼，而只能向专利复审委员会提出复审请求和无效宣告请求。对于国家知识产权局作出的其他行政决定，如专利申请人对国家知识产权局的专利申请不予受理通知、专利申请视为撤回通知、视为未要求优先权通知、所确定的申请日不服或有争议的，专利权人对国家知识产权局作出的强制许可的决定或实施强制许可使用费的裁决、视为放弃专利权的通知不服的，专利代理机构或专利代理人对国家知识产权局作出的撤销其机构或吊销其资格证书不服的，行政复议申请人对国家知识产权局的复议决定

4、不服的均可以向人民法院提出专利行政诉讼。对于以专利复审委员会为被告的专利行政诉讼案件，除了专利法中明确规定的不服其维持驳回申请的复审决定或无效宣告请求审查决定应当采用向人民法院提起专利行政诉讼的法律救济手段外，对于专利复审委员会作出的其他行政决定、例如不予受理通知、视为撤回通知、视为未提出通知等，不能采用行政复议的救济手段，只能向人民法院提出专利行政诉讼，但从专利实践来看除了上述前两种以外其他的以专利复审委员会为被告的的专利行政诉讼很罕见。对于以地方知识产权局为被告的专利行政诉讼案件，由于修改专利法及其实施细则后，其对不少专利民事纠纷只有调解权而没有处理权，因此这一类专利行政诉讼仅有三种：不服

5、地方知识产权局关于停止侵权行为的处理决定、不服地方知识产权局关于假冒他人专利行为的处罚决定、不服地方知识产权局关于冒充专利行为的处罚决定。二专利行政诉讼案件的几个重要程序问题专利行政诉讼案件属于行政诉讼，因此其程序问题除了法律另有规定的以外适用行政诉讼法，现对其几个重要程序问题作一说明。专利行政诉讼案件的管辖法院按照行政诉讼法第六条的规定，人民法院审理行政案件，依法实行两审终审制度。专利行政诉讼适用此规定。根据行政诉讼法第十四条的规定和最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定的司法解释第二条的规定，专利行政诉讼的第一审案件由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人

6、民法院指定的中级人民法院管辖，到2004年已特别指定的中级人民法院为深圳、珠海、汕头、厦门、大连、青岛、烟台、温州、佛山、宁波、苏州、潍坊、景德镇、葫芦岛等14个城市。根据行政诉讼法第五十八条的规定，其第二审案件由这些中级人民法院的上一级人民法院、即所属的高级人民法院管辖。行政诉讼法第十七条具体规定行政案件由最初作出具体行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。因此，对于以国家知识产权局或专利复审委员会为被告的专利行政诉讼案件，被告所在地的北京市第一中级人民法院为第一审管辖法院，北京市高级人民法院为第二审管辖法院；对于以地方知识产权局为被告的专利行政诉讼案件，由该地方知识产权局所在地的省、自治区、

7、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院为第一审管辖法院，其相应省、市的高级人民法院为第二审管辖法院。2 .提出专利行政诉讼案件的期限按照行政诉讼法第三十九条的规定，除法律另有规定外，公民、法人或者其他组织不服行政机关的具体行政行为直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起三个月内提出；按照行政诉讼法第三十八条和行政复议法第十九条的规定，不服行政机关的具体行政行为经过行政复议后对行政复议决定不服或认为行政机关逾期不作为的，应当在收到复议决定之日或者复议期满之日起十五日内提起诉讼。按照专利法第四十一条和第四十六条的规定，当事人不服专利复审委员会的复审

8、决定或无效宣告请求审查决定的，应当自收到决定之日起三个月内向人民法院起诉，这与行政诉讼法中规定的期限是一致的。专利法第五十七条所规定的不服地方知识产权局关于责令侵权人立即停止侵权行为的处理决定的起诉期限为收到处理通知之日起十五口内，该期限比行政诉讼法规定的三个月期限短得多，属于法律另有规定的情形。由此可知，对于行政诉讼来说，不服国家知识产权局复议决定或认为国家知识产权局行政复议部门逾期不作为的，不服地方知识产权局关于责令侵权人立即停止侵权行为的处理决定的，其提出诉讼的期限是自收到相应决定或通知之日起或自行政复议期限届满之日起十五口内。而对其余的专利行政诉讼，其提出诉讼的期限是自收到相应决定或通

9、知之口起三个月。3 .专利行政诉讼案件的当事人专利行政诉讼的原告是那些认为国家知识产权局、专利复审委员会、地方知识产权局等专利行政管理机关的具体行政行为侵犯其合法权益而起诉到法院的公民、法人或者其他组织，他们可以是专利申请人、专利权人或者与这些具体行政行为直接相关的当事人。专利行政诉讼的被告就是作出上述具体行政行为的专利行政管理机关，即国家知识产权局、专利复审委员会或地方知识产权局。如果上述由专利行政管理机关作出的具体行政行为涉及双方当事人，则一旦其中一方当事人不服该行政决定而作为专利行政诉讼的原告提出专利行政诉讼，另一方当事人就可以作为有利害关系的第三人参加诉讼。第二节不服专利复审委员会维持

10、驳回申请复审决定的专利行政诉讼按照我国专利法第四十一条第二款的规定，专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到驳回决定之日起三个月内向人民法院起诉，由法院适用行政诉讼程序作出判决。本节将对这一类专利行政诉讼的专利代理工作进行简单说明。一不服专利复审委员会维持驳回申请的复审决定的专利行政诉讼的提出正如前面第二章第四节中所指出的，当复审请求人的专利代理人在收到专利复审委员会作出维持驳回申请的复审决定后，应当帮助请求人分析复审决定的作出从实体上和程序上是否存在不符合专利法及其实施细则或者专利审查指南的规定之处，如果不服专利复审委员会的上述复审决定，可以按照专利法第四十一条第二款的规定向人

11、民法院提出专利行政诉讼。通常，复审请求人的专利代理人从收到维持驳回申请的复审决定到提出专利行政诉讼需要进行四个方面的工作：研究分析复审决定；向委托人转达复审决定;按照委托人提出专利行政诉讼的意愿准备起诉状；向法院提出专利行政诉讼请求。1 .阅读和研究分析复审决定，判断该复审决定有无被撤销的可能以及该专利申请有无授权前景在收到维持驳回申请的复审决定后，作为复审请求人的专利代理人应当在认真阅读复审决定的基础上判断复审决定的作出是否符合专利法及其实施细则或专利审查指南的规定，其中阅读分析的重点应当放在复审决定的理由部分。首先，应当分析复审决定的作出在实体上是否符合专利法及其实施细则或者专利审查指南的

12、规定。通常经过分析主要有三种情况：其一认为复审决定的理由从实体上不符合有关法律法规规定，即复审程序中最后提交的专利申请修改文本不存在复审决定的理由部分所指出的实质性缺陷；其二认为复审决定的理由基本上正确，在实体判断上符合有关法律法规规定，但是若对专利申请文件进行修改后有可能消除复审决定的理由部分所指出的实质性缺陷；其三认为复审决定的理由完全正确，在实体上符合有关法律法规规定，且该专利申请文件不论如何进行修改难以克服复审决定的理由部分所指出的实质性缺陷。其次，必要时分析复审决定的作出在程序上是否符合专利法及其实施细则或者专利审查指南的规定。通常主要有两种情况：其一是该复审决定的作出在程序上存在着

13、不符合有关法律法规规定之处，即该复审决定存在程序错误；其二是在程序上符合有关法律法规规定，不存在程序错误。通过上述分析，就能得知该专利申请有无通过向法院起诉而达到撤销复审决定以至最终被授予专利权的可能。如果通过分析，该复审决定属于上述在实体上不符合法律法规规定情况，此时不论该复审决定是否存在程序错误，该专利申请就有可能通过向法院起诉而达到撤销复审决定以及最终被授予专利权。如果通过分析，该复审决定属于上述实体分析的第二种情况，即需要修改专利申请文件才有可能克服复审决定的理由部分所指出的实质性缺陷的情况，此时只有该复审决定同时存在程序错误时才有可能通过向法院起诉而最终争取授予专利权，因为在专利行政

14、诉讼时法院只审理该复审决定的作出是否符合有关法律法规规定，而不允许在专利行政诉讼期间修改专利申请文件，因此在这种情况下只能以复审决定存在程序错误为理由而达到撤销复审决定，然后在返回复审程序后再修改专利申请文件；如果复审程序不存在程序错误，法院会以复审决定符合有关法律法规规定而作出维持复审决定的判决。如果通过分析，认为属于上述实体分析的第三种情况，即复审决定在实体上的理由完全正确，此时即使复审决定的作出在程序上存在错误，向法院起诉的最终结果仍然无授予专利权的可能，因为法院在以复审决定存在程序错误撤销复审决定后，由于该专利申请文件存在着不可克服的实质性缺陷，因而专利复审委员会在克服了程序错误后可再

15、次作出维持驳回申请的复审决定。2 .向委托人转达复审决定在阅读了复审决定和作出研究分析后，应当尽快向委托人转达复审决定。在转达复审决定时，应当将上述对复审决定的分析结果告知委托人，以便委托人确定是否向法院提出行政诉讼。由于委托人仅仅精通技术，而对专利法律知识并不熟悉，因此在转达时应当尽量明确地告知分析结果，以使委托人能够理解并作出正确的决断。对于上述复审决定在实体上不符合有关法律规定的情况，应当区分两种。一种是复审决定在实体上明显错误，例如复审决定中采用了申请日后公开的对比文件来否定专利申请的创造性；另一种是认为复审决定中论述的实体理由存在着不符合有关法律规定之处，属于有可能取得争辩成功的情况

16、。对于前一种情况，可以明确告知委托人，起诉有较大可能取得成功，应当向北京市第一中级人民法院提出专利行政诉讼。而对于第二种情况，向委托人建议起诉时应当留有余地，因为法院作出撤销专利复审委员会复审决定的比例并不高，因此在告知委托人提出起诉有成功可能的同时，还应当告知要取得成功也有相当难度，鉴于这方面本来就存在着不同的观点。对于需要修改申请文件才能克服复审决定的理由部分所指出的实质性缺陷的情况，如果复审决定不存在程序缺陷，则应当告知委托人在这种情况下向法院提出诉讼并不能取得成功，委托人若要起诉应当慎重考虑。此时，如果复审程序明显存在程序缺陷时，则应当告知委托人可以以复审决定存在程序错误为理由向北京市第一中级人民法院提出专利行政诉讼，但是在取得诉讼成功后返回复审程序时应当主动修改申请文件，否则专利复审委员会在克服程序错误后可重新作出维持原驳回决定的复审决定；至于返回复审程序后修改申请文件后能否得到撤销原驳回决定的结果，也属于有可能通过争