企业知识产权合规要点与实操方案.docx

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1、企业知识产权合规要点与实操方案一、企业知识产权合规概述企业知识产权合规整体框架主要涉及商业秘密、专利、著作权和商标等知识产权类型。1、商业秘密，需满足秘密性、保密性、价值性的要求。若采取合理保密措施，商业秘密可永久作为商业秘密进行保护而无有效期限制。2、专利侧重于保护技术方案，需满足新颖性、创造性、实用性的要求。与商业秘密不同，我国实行以公开换保护专利审查制度,专利文献通常需要对公众公开，且具备一定有效期，最长为20年。3、著作权，需满足独创性要求，只保护表达，不保护思想。著作权在作品完成时自动产生，可以不进行登记。4、商标权，需具有显著性，用于识别商品或服务的来源。商标权需要公示，有效期十年

2、，可以续展。以计算机软件为例，从基础的框架设计、运算逻辑、模块功能、代码，再到用户手册、流程图、界面都可能构成知识产权，需要进行多元保护、组合保护。企业开展知识产权合规工作的重要性体现在以下方面：第一，若企业侵犯他人知识产权，可能面临天价赔偿。第二，知识产权侵权的救济途径包括禁令，若企业侵权行为成立,法院可能会判令其停止使用相关知识产权，这意味着涉及到该知识产权的产品、服务、整个业务链，甚至整个企业都可能关闭。第三，企业相关个人/实际控制人若在侵权过程中存在主观故意并起到关键作用，相关个人或将承担连带责任。第四，知识产权侵权除了可能承担民事责任，可能还会面临行政处罚甚至刑事责任。知识产权合规工

3、作涉及企业业务全流程，周期长，技术性强，需多部门通力协作，需根据企业自身特点及需求量身定制相关制度。二、企业知识产权内部风险管理(一)知识产权内部管理概述知识产权内部管理的目的在于构建一个强有力的知识产权体系，为产品提供全方位的保护。大部分研发成果无法自动地获得知识产权保护，需要根据知识产权的法定构成要件，对研发成果进行加工和管理，将研发成果转变成法律上能够保护的知识产权，并为企业的业务发展保驾护航。内部风险管理需法务团队和技术团队紧密合作。首先是知识产权布局，技术团队需要挖掘研发过程中的智力成果，并选择合适的知识产权类型进行保护。第二是知识产权管理，对已挖掘的知识产权成果进行加工和管理。第三

4、是人员管理，知识产权的产生与应用均依赖于核心技术人员，因此兼顾激励与限制措施的合理人员管理制度是知识产权合规工作的重要环节。(一)企业知识产权布局注意事项1、核心业务知识产权布局为企业的核心业务服务，要求对核心业务有清晰的理解，并围绕核心业务进行知识产权布局。还要考虑到知识产权地域性特点，在进行知识产权布局时要结合产品销售市场，考虑地域分布。此外，关于布局的时机，要在产品上市前完成相关布局工作；还要考虑技术的升级和迭代，提前做好新产品的布局。2、权利类型知识产权布局要考虑权利保护范畴。要结合产品的特性、销售途径以及公众拿到后进行反向工程的可能性等因素，来决定采取专利或商业秘密的方式进行保护。3

5、、稳定性专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。三者各有侧重且获取授权的难易程度也不同。其中，发明专利授权难度较大，因此发明专利数量通常被作为衡量企业知识产权力量的重要参考因素,企业应提高发明专利的数量。4、取得方式知识产权可通过自主研发、转让、许可方式取得。由于自主研发周期长、成本高，可考虑以转让、许可的方式获取相关技术，避免侵权的同时也可尽快拓展销售市场。（三）内部知识产权管理建议开展内部知识产权管理需考虑以下因素：1、知识产权保护期限；2、知识产权保护的地域范围；3、知识产权维护；4、知识产权的未来使用情况；5、是否具有可改进的知识产权；6、知识产权的许可、分许可。对知识产权进行管

6、理需投入大量人力与技术资源。小型企业往往选择以外包方式，通过外部的代理机构进行管理。而大型企业的知识产权管理情况更为复杂，由于其存在较多关联公司导致股权结构复杂,因而通常选择采取统一管理，分别授权的管理模式。(四)企业人员管理知识产权的产生与应用均依赖于核心技术人员，因此对技术人员的管理是知识产权保护的关键。1、激励措施。根据发明类型、价值给予相应奖励，以鼓励技术人员进行更多有价值的发明创造。2、约束措施。约束技术人员，特别是离职人员，对知识产权的接触和使用。具体可通过员工手册、保密协议、知识产权归属协议、离职交接清单等方式进行约定。3、员工培训。通过员工培训可以使相关人员厘清常见的认知误区包

7、括：(1)权利归属意识不强(2)违反保密协议，将商业秘密发送至个人邮箱(3)将商业秘密上传至网盘致使泄露(4)自行申请专利（5）离职时从云端下载公司涉密技术信息（6）离职后拷贝至新公司电脑三、企业知识产权外部风险防范（一）日常经营阶段在日常经营阶段，较为常见的知识产权风险包括字体和图片侵权、软件著作权侵权等。对于字体和图片侵权，其风险总体可控，赔偿金额度较低。而软件盗版/正版化问题较为复杂，尤其当软件已与产品、业务进行深度绑定，侵权代价高昂。如遇侵权风险，企业应当尽快进行内部核查，并形成内部长效管理机制，同时尽快与权利人进行谈判，达成一揽子解决方案，尽可能消除历史和未来的所有侵权风险。（二）研

8、发生产阶段以医药行业为例，药品在研发过程中所投入的成本巨大，因此研发生产初期就应防范知识产权风险。在研发立项时需检索同类产品的专利布局，重点可关注竞争对手或同业成熟公司的专利申请情况，既能避免重复劳动，还可防范专利侵权。若自主研发较为困难，可采取“委托开发或合作开发模式。由于另一方开发者也要深度参与研发过程，所以在开发合作阶段双方就需明确约定研发成果归属。（三）产品销售阶段在产品上市之前，企业要进行FTo（专利自由实施的尽职调查），目的在于调查当前技术是否可自由实施，是否会侵犯他人专利权。如果企业被诉专利侵权时，FTO报告有助于证明不存在主观恶意，可能可以降低赔偿额。对于竞争对手的专利狙击，可

9、通过提起专利无效、反诉、谈判等方式进行防御。(四)投融资，收并购阶段在投融资，收并购阶段，需要从以下几个方面进行知识产权调查。(1)知识产权的法律状态，包括权利类型、有效性、有效期、权利地域范围等等；(2)知识产权的整体布局，主要侧重于知识产权与研发周期、研发路径、相关产品的对应关系；(3)知识产权权属是否清楚；(4)知识产权的稳定性；(5)FT0,用于评估相关技术是否存在侵犯第三方专利权的风险;(6)商业秘密侵权风险。(五)企业上市阶段近期，在IPO上市过程中，上市监管部门对于知识产权合规的问询越来越密集。2022年9月前，共计有391家IPO上市失败，多为知识产权密集型行业，知识产权问题对

10、于企业的IPO上市成功已经起到了决定性作用。科创板的监管部门核心问询要点主要包括：知识产权诉讼、核心技术人员、科创属性、合作研发、技术先进性、知识产权权属及完整性。这意味着，企业内部进行知识产权合规时，需关注上述问题。(六)市场竞争阶段在市场竞争阶段有三种主要的风险来源：前员工，竞争对手,NPEo(1)前员工来自前员工的知识产权风险主要是因员工离职而导致企业的核心技术被泄露或不当使用，构成商业秘密侵权。著名的“香兰素技术秘密侵权案(2020)最高法知民终1667号)就是前员工离职后导致商业秘密纠纷的例子。企业需对核心技术人员进行管理和培训，并采取有效的保密措施，对自身的核心技术进行严格保护。(

11、2)竞争对手与竞争对手相关的知识产权风险主要是专利侵权。如果企业作为权利人，在针对竞争对手采取维权行动时需把握好尺度。维权程度、手段若超出正常维权范围则有可能构成不正当竞争。如果企业为被警告一方，可提起确认不侵权之诉或专利无效。(3)NPE非生产专利实体(Non-PracticingEntities,NPE)也称为非专利实施主体或非实施主体，又称专利经营实体、非专利运营主体。实质为拥有专利权的主体，但自身并不实施专利技术，即不将技术转化为用于生产流通的产品。近年来，NPE诉讼在我国频发，其瞄准大型企业在短时间内同时提起批量诉讼，通过诉讼来向被诉企业施加压力，来获取高额许可费。而大型公司为维护自身利益必须全力应战，需付出大量的时间和成本。以上是笔者在实践中处理类似项目时总结的经验，供企业在合规工作中参考，以辅助企业将合规保障机制融入业务流程，更好发挥内部风险管理与外部风险防范的双重效能，提高企业在市场上的核心竞争力。