权利要求书以说明书为依据的理论与撰写实践.docx

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1、权利要求书以说明书为依据的理论与撰写实践英文名称：TheOryAndDraftingPracticeOn44TheClaimsBeingSupportedByTheDescription关键词：专利法第26条4款，依据，支持，等同，明显变型，代理人，撰写摘要：权利要求书以说明书为依据是专利授权的实质性条件之一。为更好地认识和理解这一要求，本文对审查指南中提出的用于确定权利要求合理概括的两个概念”等同替代方式”和“明显变型方式”的含义进行了探讨；针对撰写实践中代理人对说明书技术方案的扩展，探讨了“等同替代方式”和“明显变型方式”与撰写中的扩展内容之间的关系；基于创造人和代理人的工作性质，探讨了撰

2、写工作中创造人和代理人的工作分工。专利法第26条4款规定，“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围J根据审查指南的规定，“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持J权利要求应当得到说明书的支持既包括形式支持，也包括实体支持。本文探讨的是实体支持的问题。在一份专利申请中，权利要求用来限定要求权利保护的范围。权利要求得到说明书实体支持有两种形式，一是权利要求的内容就是说明书所记载的具体实施方式本身，二是权利要求是根据说明书记载的具体实施方式所概括得到的。由于后者更有利于创造创造的实际保护，从而更能表达创造创造对社会的奉献与所获得的实际保护之间的平衡，

3、因而在实践中后者最常见的情形。基于这种情况，为对“权利要求书应当以说明书为依据”的审查实践进行标准和指导，审查指南中进一步规定：“权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。”撰写实践中，为了使概括得到的权利要求书能够得到说明书的支持，通常要对具体实施方式进行扩展。扩展的方式通常是代理人通过自己的知识和理解，对技术交底书中给出的具体实施例提供一些可变通的实现方式，但仅有这种扩展是否就能支持权利要求的概括？如何使说明书支持权利要求书？本文尝试在此方面进行一些理论和撰写实践方面的探讨。一、认识”等同替代方式”和“明显变型方式”要想正确理

4、解“权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围”，首先面临的问题是如何界定权利要求的何种概括为允许的概括。审查指南中进一步指出，“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，那么应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。对于权利要求概括得是否恰当，审查员应当参照与之相关的现有技术进行判断。开拓性创造可以比改良性创造有更宽的概括范围。”在此，审查指南中提出了两个概念：”等同替代方式”和“明显变型方式”。按照专利复审委员会的观点，在判断权利要求书是否能够从说明书中概括得出时，需要根据说明书中描述

5、的具体实施方式，预测其是否存在等同替代方式或明显变型方式，并预测权利要求所覆盖的方案能否解决同样的技术问题，带来同样的技术效果。可见，利用“等同替代方式”和“明显变型方式”两个概念来帮助判断权利要求的概括是否恰当己经成为我们专利实践的一局部。然而，所说的“等同替代方式”和“明显变型方式”是指什么？二者什么关系，审查指南中并未对给出具体说明。我们应该如何来理解这两个概念？其与代理人在撰写时所扩展的技术内容之间又是什么关系？笔者认为：“等同替代方式”的含义可以理解为是指这样的技术方案，其与根本实施例相比，只是其中局部技术特征采用了等同特征，其技术特征与根本实施例的技术特征之间存在一一对应的关系，使

6、得技术特征的总和根本不发生变化。“明显变型方式”的含义可以理解为是指这样的技术方案，其是除“等同替代方式”以外的，要求更宽松的变化实施方式，通过引入本领域的更多已有技术手段，使得其技术特征与根本实施例的技术特征之间不再是一一对应关系，从而可以称之为“变型”，而不再考虑其技术特征的总和是否发生变化。由于是“明显变型”，其与“等同替代方式”一样，也不应该需要付出创造性劳动。简言之，“明显变型方式”是指与根本实施例相比除“等同替代方式”以外的各种不具备创造性的变化的技术方案。笔者提出上述观点的理由如下：审查指南中虽未对“等同替代方式”给出具体说明，但在“检索”一章中提到了“等同特征”的概念，可作参考

7、：”等同特征是指与所记载的技术特征相比，以根本相同的手段，实现根本相同的功能，到达根本相同的效果，并且所属技术领域的技术人员能够联想到的特征。在确定等同特征时，应当考虑说明书中描述的各种变型实施例、说明书中不明显排除的内容等因素”。在进行侵权判断时，还常常用到等同侵权的概念。根据最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的假设干规定,“等同特征是指与所记载的技术特征以根本相同的手段，实现根本相同的功能,到达根本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无须创造性劳动就能够联想到特征“。可见，该规定对于等同的认识与审查指南的规定根本一致。然而，在适用等同侵权判定时，不能无视的一点是，不应导致忽略专利

8、权利要求中记载的任何一个技术特征，即要遵循“全部技术特征”准那么。可见，”等同替代方式”的含义应理解为与根本实施例相比，技术特征的总和根本不发生变化，只是其中局部技术特征采用了等同特征。审查指南中也未对“明显变型方式”给出具体说明。根据其字面表述，其含意存在两种可能，第一种可能，具有与“等同替代方式”根本相同的含义，与“等同替代方式”之间属于互为解释的关系。另一种可能，是指除“等同替代方式”以外的，要求更宽松的变化实施方式。但由于是“明显变型”，那么该种“明显变型方式”的方案相比于根本实施例，与“等同替代方式”一样，也不应该需要付出创造性劳动。笔者认为，应当按照上述第二种可能来理解“明显变型方

9、式”。理由如下：技术人员在实际的设计工作中，基于其掌握的本领域的己有技术手段，往往可以很容易想到多种具体的实施方式，对于这些不同的具体实施方式，往往很难找到一一对应的等同特征。例如根本设计中的某些特征的第一组合由变型设计中的另一些特征的第二组合来实现，而变型设计中的“另一些特征”的数量和各自所起的作用与根本设计中的“某些特征”并不对应，只是第二组合在整体方案中所起的作用与第一组合在整体方案中所起的作用根本相同。但第二组合对于所属领域的技术人员来说又是不需要花费创造性劳动的。可见，”等同替代方式”、“明显变型方式”与说明书记载的“根本实施方式”之间的关系可以用图1来表示。需要明确的一点是，本文所

10、称的“等同替代方式”和“明显变型方式”都是针对一个确定的“根本实施方式”而言的，不包括针对“等同替代方式”和“明显变型方式”的进一步“等同替代方式”和“明显变型方式”，后者的情形将有可能使技术方案相对于“根本实施方式”的方案发生质的变化，从而超出说明书公开的范围，不能作为可以概括的根底。实践中，代理人二、如何支持为区分实施方式与实施例这两个概念，本文中简单地将实施方式的可以直接实施的具体化方案称为实施例。如果说明书中只有一个根本实施例，所能得到的保护范围应该如图1所示，由根本实施方式1、根本实施方式1的等同替代方式以及根本实施方式1的明显变形方式三者的总和构成。如果一项权利要求所要求保护的技术

11、方案限定的保护范围大于上述三者的总和，那么一个根本实施例将不能支持该项权利要求。这时将需要提供更多的根本实施例。在撰写说明书时，代理人通常需要对根本实施方式进行扩展，但实践中代理人在扩展时往往对具体实施例、等同替代方式、明显变型方式不加区分，并以为只要列举了多个替代方式或变型方式，即相当于有了多个实施例，即可实现对权利要求书的支持。但是，要想概括出一个较宽范围的权利要求，说明书记载的具体实施方式应足够多，如果概括范围过宽，与创造人对社会做出的奉献不对应，那么不能被授予专利权。这里所述的具体实施方式不应该是指等同替代方式或明显变型方式，而是应能表达出对社会更多奉献的其他根本实施方式或实施例。即这

12、些其他实施例的做出与根本实施例相比，也需要创造性劳动。多个实施例支持一个较宽的权利要求的情形可以通过图2来示意：图2图2中，Al、A2和A3分别表示基于每个根本实施方式可以概括出的技术方案的范围，A表示基于该多个根本实施方式，可以合理地概括出的技术方案的范围，A4那么表示在基于该多个根本实施方式可以概括出的范围A内，除根本实施方式1、2和3所概括的范围外，还可能存在有其他根本实施方式（该其他实施方式虽然落在范围A内，但基于其创造性奉献，仍有可能获得在范围A内的新的保护范围A4）。正是由于根本实施例1、2和3的存在及其所带来的奉献，本领域技术人员有理由相信（或没有理由疑心）在范围A内的这些其他根

13、本方式（如果有的话）也能解决创造创造的问题，从而该多个根本实施方式可以支持比每个单个根本实施方式能支持的范围Al、A2和A3的总和更大的范围，即A=A1+A2+A3+A42A1+A2+A3。可见，正如同一个桌子需要多个桌腿来支撑一样，一项权利要求概括的范围越宽，就需要越多的实施例来支撑。同时，这些实施例之间的实质差异越大，所能概括的范围也越大。而这些实施例之间要具有实质性区别，不是所属领域的技术人员基于本领域的专业知识、通过简单地推理和组合就能完成的，这当中必须要有创造性劳动。基于以上分析，我们再来反观代理人的作业实践，重新认识代理人在撰写中的扩展工作。代理人与创造人之间的工作是有明确分工的。

14、创造人负责技术方案的设计和提供，而代理人是基于创造人提供的技术资料，基于其在专利实践方面的专业知识，为创造人的技术奉献寻求相适应的专利保护，而不是专注于技术创新，拓展需要创造性奉献的新的实施方式。显然，代理人的扩展工作如果只是基于本领域的根本技能做扩展，那么不会超出等同替代方式和明显变型方式的范围，这种扩展由于对社会不能提供实质性的技术奉献，当然不会不助于权利要求的更宽概括，即不能给专利权利要求带来实质的支持。这当中，不否认某些代理人在做扩展工作时，可能会在技术上做出创造性奉献，从而给权利要求的概括带来实质的支持，但通常来说，并不能将此视为对代理人的要求。因此，无论是代理人还是申请人/创造人，

15、都要明白，说明书对权利要求的实质性支持归根结底是创造人的工作，代理人所要做的是，给申请人/创造人提出明确的要求和建议。同时，需要指出的是，权利要求需要说明书的支持不仅是对独权的要求，对各个从权也有同样的要求。三、对撰写实践的建议基于前面的分析和讨论，笔者有如下建议：1、关于创造人的工作。创造人在提供技术交底文件时，应尽可能提供多种具体实施方式，以便于代理人撰写出与创造创造的奉献相符的权利要求保护范围；2、关于代理人的工作。代理人在撰写申请文件时，不但要考虑创造人所提供的根本实施方式，还要考虑其等同替代方式和明显变型方式，在此根底上概括出一个适合的权利保护范围。代理人应当将主要撰写精力用在权利要

16、求确实定上，而不是用在实施例的扩展上。如果基于根本实施方式的技术思想所概括的范围可能明显过宽时，应当请创造人补充其他根本实施方式。如前所述，代理人在撰写时对技术方案的扩展主要涉及等同实施方式或明显变型方式的扩展。等同实施方式虽然理论上来说某个根本实施方式的等同替代方式或明显变型方式对于所属领域的技术人员来说应该是确定的，但是由于所属领域的技术人员是一个“虚拟的人”，具体实践中对某个根本实施方式的等同替代方式或明显变型方式的认定都将具有一定的主观性。因此，代理人在撰写中将所考虑的等同替代方式与明显变型方式(作为一种扩展内容)记载到说明书中仍然有一定的现实意义。由于捐献原那么的影响，对于创造人提供的各种根本实施方式，应当尽可能在权利要求书中进行全面的保护，以免由于在权利要求书中没有记载某些实质性的技术方案，造成这些对社会奉献并没有换来相应的保护。3、对于企业的IPR经